第２章　他人の米国特許の無効化の方法

1. 再審査は誰でも請求できるが、一方の当事者だけが関与する。
2. 特許をつぶすための根拠は、文献に記載された先行技術に限られる。すなわち、つぶしの根拠条文は、１０２条と１０３条のみとなる。
3. クレームの範囲は減縮できても、拡大はできない。
4. 再審査のスピードは、通常の審査よりも速く、再発行よりも速い。
5. 再審査の後に続く手続は存在しないので、再審査の結論の意味は大きい。（再審査の中間段階で、特許権者は不服を申し立てる手段はある。第３０６条）
6. 法定再審査が開始されると、それは最後まで実行される。
7. 再審査において新規事項の追加はできない。
8. 再審査手続の結論として、特許庁は、審査前の特許のままで認める証明書か、あるいは、再審査手続の結果を反映した特許の補正の証明書を発行する。

1. つぶしたい特許と、つぶし資料の提供者への賞金を提示して、不特定多数の人々からのつぶし資料の提供をつのるサイトであるBountyQuestを利用する。
2. データベース（日本国特許庁の公報テキスト検索，米国特許公報の検索サイト）を用いて、オーソドックスに先行技術を見つける。
3. 米国連邦議会図書館、関西特許情報センター、日本の国会図書館に行って、手めくり調査でオーソドックスに先行技術を見つける。
4. 発明者が、出願の１年以上前に発表している文献があるかもしれないので、発明者をキーに調査してみる。
5. その特許の技術分野で、その特許出願の日よりも前から長年にわたって研究に従事している学者を発見し、その学者の研究室にある文献を調査させてもらう。

1. 【権利の有効性の確認】
   その特許権の権利期間内に、侵害判定の対象行為の実施時期が含まれているかどうか。権利維持費が支払われずに権利が消滅しているかどうかの確認も必要である。（ただし、年金不納で消滅していても、復活する道も残されているので注意が必要。　また特許権として成立していても、特許権の取得の過程でＩＤＳ違反があれば権利行使不能の特許になる。特に対応外国出願がつぶれていた場合、つぶれた根拠となった公知文献が、その米国特許の登録料納付前に特許権者に通知されていたにもかかわらず、審査官に届いていなかった場合、ＩＤＳ違反となる可能性があるので、注意が必要。）
2. 【クレームで表現された権利範囲の確認】
   
   • 独立クレームを全て抽出する。
   • 独立クレームに記載の用語の意味を明確化する。
     （比較対象の物や方法には該当しない可能性のある構成要件の中の用語の意味に集中して、その意味を明確化する。明確化のためには、明細書の記載、審査経過書類、通常の用法を参酌するが、特許権者の意図した意味が優先する。）
   • 独立クレームに関してクレームチャート（クレームで表現された物や方法を説明する図）を作成する。
3. 【文言侵害判定の実施】
   独立クレームを構成要件に分解し、侵害行為を構成する物または方法が、全構成要件を満足するかどうかを判定する。全構成要件を満足すれば、文言侵害となる。
   
   全構成要件を満足しなければ文言侵害とはならないが、以下に述べる「均等論」による侵害と間接侵害の可能性は残るのでチェックが必要。また、文言侵害であっても、審査経過書類に記載された主張が用語の意味を、対象物や対象方法が該当しないような意味に限定していたり、特別な効果を主張しているのに侵害判定の対象物や対象方法がそれを持っていなかった場合には、禁反言の原則から非侵害となる。
4. 【均等論の適用】
   
   • Festo判決は最高裁によって破棄され、補正が行われたからといって均等論の適用を一律に禁止することは不適切であるとされた。減縮補正が均等論の適用を放棄したと言えるような内容であったのかどうかを、審査経過書類によってチェックする必要がある。
   • 均等論が適用される場合には、均等の条件（両者が実質的に同一の方式により、同一の機能を果たし、同一の結果を生じる）を満足するかどうかをチェックする。
5. 【間接侵害の適用】
   文言侵害に該当しなくても、２７１条（ｂ）項に規定する間接侵害（侵害教唆、幇助）に該当するかどうかを判定する。２７１条（ｃ）項は、（ｂ）項の中の代表例として規定されたものである。侵害教唆の行為に該当するものの代表例は次のとおり。
   • 侵害行為の指導および宣伝
   • 侵害品の修理
   • 侵害品を実施するためのライセンスの供与
   • 侵害品の買取
   • 侵害品の設計援助
   • 侵害行為を可能とする技術情報の刊行
   ２７１条（ｃ）項に規定する間接侵害に該当するためには、次の全条件を満足していなければならない。
   • 特許発明に用いられる部品、材料または装置を販売すること
   • 部品、材料、装置が特許発明の主要部に相当すること
   • それらが侵害行為のために特に作られたことを知っていること
   • それらが他の用途にも使用可能な一般商品ではないこと

第１節　権利行使の一般的な手順

1. まずは、権利行使できそうな自社の特許権を抽出する。抽出の基準は次のとおり（全てが満足されるのが望ましい）
   • 独立クレームの行数が短いもの（要は、クレームの構成要件が少なく、しかも構成要件がすべて単純であるもの）
   • クレームの内容が分かり易いもの
   • 権利の残存期間が少なくとも３年はあるもの
   • 対応する外国出願がつぶれていないもの
   • 実施していそうな製品分野を思い付くもの
   • 実施していそうな製品分野の市場規模が大きそうなもの
2. 権利行使できそうな自社の特許権にカバーされそうな他社製品のあたりをつける（ただし、この段階ではあまりコストをかけないで調査する）
   その方法としては、インターネットのホームページ、雑誌の記事、論文記事、展示会での出典内容などから他社製品の調査をするという方法がある。最もコストが安いのがインターネットでの調査である。インターネットでの他社製品の調査のこつを下記に記載する。
   • 検索エンジンの中で、ドメイン、検索期間、言語などを限定できるものがあるので、それを用いて、技術を示すキーワードを適切に使用して検索する。（例：google, Alltheweb) それにより、ドメインネームとしてedu,gov,org,netなどを避け、comのように企業が使用するものに限定する。
   • こうして検索してでてきたサイトで、該当するものを読んで、製品に結びつき易い適切なキーワードを抽出し、それを用いて再検索する。
   • こうして検索してでてきたサイトで、該当するものを読んで、ターゲット製品の型式名、関係者の氏名を抽出し、それを用いて再検索する。
   • こうして得た情報をもとに、今度は新聞記事のデータベースや雑誌記事のデータベースをアクセスできるサイトで、ターゲット製品の型式や関係者氏名などを入れて、ターゲット製品やターゲット企業の動向の情報を把握する。販売価格、販売計画、提携関係、ディーラーなどもわかってくる。
3. こうやって、ターゲット製品の情報が入手できてきたら、その製品の販売企業、製造企業の情報の収集をする。これについては、上記のインターネットで得られる情報の範囲を越えて調査する必要が出てくる場合が多い。その場合には、企業調査の専門家に依頼するとか、そのような企業から政府に提出されている申請書であって、公開されているものを入手する。または、調査会社を用いてその企業に資料送付依頼を出して、資料を入手する。
4. 自社特許の有効性調査をして、権利範囲をさらに正確に把握する。
5. ターゲット企業のターゲット製品を購入して、特許権との関係を分析するための分解調査を実施する。そして、侵害鑑定を実施する。
6. その後、警告状の送付、交渉、訴訟、和解交渉などと続く。
   権利行使の形態には、次のものがある。
   • 損害賠償請求（２８４条）
   • 差止め命令（２８３条）
   • ＩＴＣ（国際貿易委員会）による輸入禁止

第２節　補償金請求権の活用

第３節　権利行使に関する法と判例

1. Ｄ１：特許発行の日
2. Ｄ２：侵害に対する訴えまたは反訴の提起の日（特許法２８６条）
3. Ｄ３：侵害に対する訴えまたは反訴の提起の日の６年前の日
4. Ｄ４：特許権者またはライセンシーによって実施されている場合には、特許表示要件を満たした特許表示がされている 場合における最初の特許表示の日（特許法２８７条）
5. Ｄ５：侵害警告の日
6. Ｄ６：侵害行為の開始日
7. Ｄ７：侵害行為の終了日
8. Ｄ８：特許期間の終了日（出願の日から２０年で終了するが、分割出願や先の出願の利益を受ける出願の場合 には、先の出願の出願日から２０年以内となる。特許法１５４条（ａ）（２）））
   また、特許権維持のための年金納付が途絶えて権利が消滅した場合には、その消滅の日。
9. Ｄ９：特許権者が侵害の事実を知った日または、当然に侵害の事実を知っているはずといえる状態となった日
10. Ｄ１０：Ｄ９の日から約６年を経過した日（ラッチェスの法理の適用のため）

1. 特許が特許権者またはライセンシーによって実施されていない場合もしくは方法のクレームのみからなる特許権 で特許表示の可能な実施物が存在しない場合：
   ＤＳは、Ｄ１とＤ３とＤ６とＤ１０の中の最も遅い日となる。
2. 物のクレームを含む特許権であって、しかも特許権者およびライセンシーの実施製品に特許表示を適切にして いる場合：
   ＤＳは、Ｄ１とＤ３とＤ４とＤ６とＤ１０の中の最も遅い日となる。
3. 前記１と２のどちらにも該当しない場合であって、侵害警告をした場合：
   ＤＳは、Ｄ１とＤ３とＤ５とＤ６とＤ１０の中の最も遅い日となる。
4. 前記１と２のどちらにも該当しない場合であって、侵害警告をせず、侵害に対する訴えまたは反訴があった場合：
   ＤＳは、Ｄ１とＤ２とＤ６とＤ１０の中の最も遅い日となる。。
5. ＤＥは、Ｄ７とＤ８の中の最も早い日となる。

第４節　特許侵害訴訟

1. 特許権者は、自己の特許の侵害に対し、民事訴訟により救済を求めることができる。（２８１条）
2. 米国における特許侵害訴訟は、民事訴訟法に従って行なわれる。
3. 特許侵害訴訟の管轄権は、全米に９４箇所ある連邦裁判所にある。第１審は、連邦地方裁判所に提訴する。原告（Plaintiff）によい裁判所（Court）へ訴状（Complaint）が提出され、受理（Filing）されることによって、始まる。裁判所に支払う手数料は訴額に関係なく、一定である。また、敗訴側が相手方の弁護士費用を支払う必要はない。
4. 訴訟の最初は、訴答手続き（Pleadings）である。　訴状提出から証拠開示手続（Discovery）前に、当事者間で主張をやりとりするのである。すなわち、被告（Defendent）による答弁（Answer）,抗弁（Affirmative Defence），反訴（Counter Complaint）などが行なわれる。それに対して、原告による反答弁（Counter Answer）が行なわれる。これに対して被告から各種申立て（Motion）、例えば却下（Dismiss），削除（Strike），管轄移送（Transfer）の申立てなどが行なわれ得る。これらに対して、原告による回答（Reply）が行なわれたり、原告による仮処分申立て（Motion for Preliminary Injunction）などが行なわれ得る。さらに、これに対して、被告からの回答（Reply）が行なわれ、裁判所によるヒアリング（Hearing）、決定（Order）へと進む。
5. 次の段階は、証拠開示手続（Discovery）である。これは、訴答手続き（Pleadings）に続き、あるいは並行して始まる。ディスカバリーは法廷外で、当事者が相互に事件に関する情報を開示しあうことで、訴因に関する事実関係を明かにしようとするものである。これは、裁判所の許可無しに、当事者どちらからでも任意に行なう事ができるものである。
6. ディスカバリーに要する期間は１〜3年程度であり、訴訟費用と訴訟期間全体の８０％程度が、ディスカバリーに費やされる。
7. ディスカバリーは通常は、次の４つの形式に分類される。
   • 質問状（Interrogatory）：　事実関係に関し、相互に交わされる複数項目の質問リスト
   • 自認要求（Request for Admission）：　立証を簡単にするため、基本的事実に関し、相手方の自認を求める書面
   • 書類提出要求（Request for Production of Document）：　訴因に関するあらゆる書類，記録の提出を求める書面である。
   • 証言録取（Deposition）：　法廷外において、関係者から直接に証言を求め、正式記録を作成するための質疑応答である。
8. ディスカバリーの対象と範囲は広い。ディスカバリーでは、必ずしも証拠能力のあるものだけでなく、他の証拠を見つけるためのものであっても、訴訟の係争物と関連する限り、認められる。ディスカバリーでの開示対象者は、相手方当事者のみでなく、場合によっては第三者に対してもなしえる。
9. 秘匿特権がある情報は、ディスカバリーの対象外となる。秘匿特権の代表的なものに次のものがある。
   • 弁護士・依頼者間の秘匿特権（Attorney Client Privilege）：
     
   • 訴訟準備資料の秘匿特権（Work Product Doctrine）
10. ディスカバリーの後は、法廷での事実審理（Trial）である。当事者のいずれかの請求があれば、陪審審理がなされ、そうでなければ、裁判所による審理となる。
11. 事実審理は、次のようなステップを有する。
    • 準備命令（Pre-Trial Order）
    • 陪審選定（Jury Selection）
    • 冒頭陳述（Opening Statement）
    • 証拠調べ（Examination）
    • 最終陳述（Closing Statement）
    • 陪審評決（Verdict）
    • 申立て（Motion）
12. 事実審理が終わると、判決（Judgement）が行なわれる。裁判所は、�@陪審評決をそのまま判決として認めること、�A評決無視の判決をすること、�B再審理を命ずること、のどれかが可能である。
13. 判決に不服な当事者は、判決の事件簿への登録後、１０日以内に、説示の過誤，陪審評決が証拠に反することなどを理由に評決無視の判決を求めたり、再審理の申立てができる。
14. 判決に不服な当事者は、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に控訴できる。
15. 連邦控訴裁判所の判決に不服な場合には、連邦最高裁に上告できる。

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